Se trata de un conjunto de conocimientos dispersos que, sin embargo, se aglutinan bajo un concepto uniforme por el hecho de tratarse de conocimientos de acceso restringido y sometidos a medidas de control específicas para garantizar este carácter secreto o reservado.
La Ley atribuye la titularidad de estos secretos al empresario, titularidad que es de naturaleza patrimonial, pero que se materializa en lo que la propia norma establece al entender que la protección prevista en la Ley se dispensará a quien legítimamente ejerza el control sobre los secretos (artículo 1.2). En la Directiva comunitaria no se habla de titular del secreto, sino de poseedor del secreto para identificar a quien ejerza el control legítimo del mismo.
En el tráfico económico ya se le había dado un valor patrimonial al secreto empresarial, el know how de una compañía era un elemento esencial para determinar el precio de venta de la misma cuando se transmitía en globo a un tercero.
El Capítulo III de la Ley española regula esta vertiente patrimonial del secreto. Hay que advertir que este punto no aparece desarrollado en la Directiva, en la que se considera que el secreto comercial tiene un valor patrimonial real o potencial, pero no se fijan las consecuencias de ese pronunciamiento por ser el objeto principal de la Directiva.
El legislador español sí que dedica varios preceptos a precisar el alcance de la trascendencia patrimonial del secreto empresarial en cuatro artículos:
En el primero de ellos se reconoce que el secreto empresarial es transmisible:
«Artículo 4:
El secreto empresarial es transmisible.
En la transmisión habrán de observarse, cuando resulten aplicables por la naturaleza del secreto empresarial, los reglamentos de la Unión Europea relativos a la aplicación del apartado 3 del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología.»
El segundo hace referencia a la posibilidad de que el secreto empresarial puede ser compartido por varios titulares, hace referencia a la cotitularidad del secreto y al régimen de explotación en casos de cotitularidad. El sistema legal no dista mucho del régimen general que el Código civil establece para la comunidad de bienes, aunque debe destacarse el tercer párrafo del artículo, que regulan un mecanismo excepcional por el que el juez, acudiendo a razones de equidad permita que uno de los comuneros pueda ceder o transmitir los secretos empresariales:
«Artículo 5:
1. El secreto empresarial podrá pertenecer pro indiviso a varias personas. La comunidad resultante se regirá por lo acordado entre las partes, en su defecto por lo dispuesto en los apartados siguientes y, en último término, por las normas de derecho común sobre la comunidad de bienes.
2. Cada uno de los partícipes por sí solo podrá:
a) Explotar el secreto empresarial previa notificación a los demás cotitulares.
b) Realizar los actos necesarios para la conservación del secreto empresarial como tal.
c) Ejercitar las acciones civiles y criminales en defensa del secreto empresarial, pero deberá notificarlo a los demás comuneros, a fin de que éstos puedan sumarse a las mismas, contribuyendo en tal supuesto al pago de los gastos habidos. En todo caso, si la acción resultase útil a la comunidad, todos los partícipes deberán contribuir al pago de dichos gastos.
3. La cesión del secreto empresarial o la concesión de licencia a un tercero para explotarlo deberá ser otorgada conjuntamente por todos los partícipes, a no ser que el órgano jurisdiccional por razones de equidad, dadas las circunstancias del caso, faculte a alguno de ellos para realizar la cesión o concesión mencionadas.»
El régimen normal de transmisión del secreto empresarial será el de licencia, un régimen que es habitual en la transmisión o cesión de otros derechos de propiedad industrial. La Ley habilita en el artículo 6 un sistema muy flexible de cesión por medio de licencia, sistema que, en último término, dependerá de la voluntad de las partes, como no podía ser de otro modo.
«Artículo 6:
1. El secreto empresarial puede ser objeto de licencia con el alcance objetivo, material, territorial y temporal que en cada caso se pacte. Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia contractual tendrá derecho a realizar todos los actos que integran la utilización del secreto empresarial.
2. La licencia puede ser exclusiva o no exclusiva. Se presumirá que la licencia es no exclusiva y que el licenciante puede otorgar otras licencias o utilizar por sí mismo el secreto empresarial. La licencia exclusiva impide el otorgamiento de otras licencias y el licenciante sólo podrá utilizar el secreto empresarial si en el contrato se hubiera reservado expresamente ese derecho.
3. El titular de una licencia contractual no podrá cederla a terceros, ni conceder sublicencias, a no ser que se hubiere convenido lo contrario.
4. El licenciatario o sublicenciatario estará obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar la violación del secreto empresarial.»
Este último párrafo refuerza la idea de que el licenciatario de un secreto empresarial estará legitimado para el ejercicio de acciones en defensa de los secretos gestionados.
El último artículo de los dedicados a este contenido patrimonial recoge una cláusula de salvaguarda para las transmisiones de secretos empresariales. Realmente esta garantía o responsabilidad no sería necesaria, ya que se trata de una fórmula destinada a cubrir posibles riesgos del licenciatario o adquirente para el supuesto de que lo transmitido no fuera realmente un secreto empresarial.
«Artículo 7:
Quien transmita a título oneroso un secreto empresarial u otorgue una licencia sobre el mismo responderá, salvo pacto en contrario, frente al adquirente de los daños que le cause, si posteriormente se declarara que carecía de la titularidad o de las facultades necesarias para la realización del negocio de que se trate. Responderá siempre cuando hubiera actuado de mala fe.»
4.El uso del secreto empresarial.
En la Ley se hace referencia tanto a la obtención de los secretos, como a su utilización o revelación de los mismos.
El artículo 2.1 enumera, en primer lugar, aquellos supuestos en los que la obtención, uso o revelación debe considerarse lícita, La licitud se vincula al modo o medio utilizado para acceder a esos secretos.
«Artículo 2.
1. La obtención de la información constitutiva del secreto empresarial se considera lícita cuando se realice por alguno de los medios siguientes:
a) El descubrimiento o la creación independientes;
b) La observación, estudio, desmontaje o ensayo de un producto u objeto que se haya puesto a disposición del público o esté lícitamente en posesión de quien realiza estas actuaciones, sin estar sujeto a ninguna obligación que válidamente le impida obtener de este modo la información constitutiva del secreto empresarial;
c) El ejercicio del derecho de los trabajadores y los representantes de los trabajadores a ser informados y consultados, de conformidad con el Derecho europeo o español y las prácticas vigentes;
d) Cualquier otra actuación que, según las circunstancias del caso, resulte conforme con las prácticas comerciales leales, incluidas la transferencia o cesión y la licencia contractual del secreto empresarial, de acuerdo con el Capítulo III.»
Son especialmente interesantes las dos primeras excepciones metodológicas que propone la Ley, que reproducen literalmente lo previsto en el artículo 3.1 a) y b) de la Directiva. Se trata de supuestos en el que el usuario ha accedido a esa información o contenidos por medio de su investigación personal y ajena a la del titular del derecho invocado. Se llega al mismo resultado por caminos distintos y puede dar lugar a que una misma información o contenidos pueda ser secreta y titularidad de dos personas distintas sin acudir a fórmulas de copropiedad; uno no podrá invocar frente al otro