El supuesto previsto en el apartado b) es el propio de la llamada ingeniería inversa, que es el es el proceso llevado a cabo con el objetivo de obtener información o un diseño a partir de un producto, con el fin de determinar cuáles son sus componentes y de qué manera interactúan entre sí y cuál fue el proceso de fabricación.
El método se denomina así porque avanza en dirección opuesta a las tareas habituales de ingeniería, que consisten en utilizar datos técnicos para elaborar un producto determinado. En general, si el producto u otro material que fue sometido a la ingeniería inversa fue obtenido en forma apropiada, entonces el proceso es legítimo y legal. De la misma forma, pueden fabricarse y distribuirse, legalmente, los productos genéricos creados a partir de la información obtenida de la ingeniería inversa.
El legislador comunitario es claro en sus objetivos: «lo dispuesto en la presente Directiva no debe generar ningún derecho de exclusividad sobre los conocimientos técnicos o la información protegidos como secretos comerciales». La Ley española no es tan clara en sus objetivos, pero, en todo caso, tiene que hacer suyos los principios y valores de la norma comunitaria por cuanto el principio de efectividad de la Directiva determina que deba cumplir con los objetivos fijados en la misma.
El apartado d) de este precepto actúa como una cláusula de cierre que permite flexibilizar los supuestos en los que el acceso, utilización o revelación no es ilícita ya que se remite a cualquier práctica leal, es decir, realizada conforme a las reglas de la buena fe.
Los supuestos de actuación ilícita se regulan en el artículo 3 de la Ley. Es interesante el amplio régimen legal del artículo 3, dado que no está sujeto a supuestos de agotamiento que permitieran eludir la responsabilidad. Se regulan tanto las actuaciones ilícitas de quienes directamente obtienen, usan o revelan secretos, es decir, aquellos que tienen una relación inmediata con el titular de los secretos; como a quienes no teniendo esa relación inmediata (por ejemplo quien reciba esa información o contenidos de alguien que los ha obtenido ilícitamente o se haya extralimitado en las facultades derivadas de la cesión o licencia) hayan hecho uso o hayan revelado información secreta. Se busca, de este modo, evitar que pueda formarse un mercado de secretos empresariales ilícitamente obtenidos.
La normativa hace referencia tanto a quien comercia con estos secretos ilícitamente obtenidos, como quien los adquiere o recibe.
Los parámetros para valorar la ilicitud del comportamientos permiten considerar no sólo los supuestos más graves (los dolosos), sino también en los que incida culpa o falta de diligencia en realizar las indagaciones correspondientes. La norma habla de que conociera el origen ilícito de la información, o debiera haber sabido, atendiendo a las circunstancias del caso, el carácter ilícito de la información o contenidos recibidos.
El artículo 3 hace referencia, por tanto, a comportamientos infractores inmediatos y a comportamientos infractores mediatos, sometiéndolos en ambos caso al mismo régimen legal.
El artículo 3 es la llave para considerar que la Ley de Secretos Empresariales establece un régimen muy amplio de legitimación pasiva en posibles procedimientos judiciales frente a infractores.
Los supuestos de infracción directa o inmediata son los previstos en el párrafo 1 y 2 del artículo 3.
«1. La obtención de secretos empresariales sin consentimiento de su titular se considera ilícita cuando se lleve a cabo mediante:
a) El acceso, apropiación o copia no autorizadas de documentos, objetos, materiales, sustancias, ficheros electrónicos u otros soportes, que contengan el secreto empresarial o a partir de los cuales se pueda deducir; y
b) Cualquier otra actuación que, en las circunstancias del caso, se considere contraria a las prácticas comerciales leales.»
Por lo tanto, actúa ilícitamente quien obtiene directamente los secretos sin el consentimiento del titular.
Se produce también esta infracción directa o inmediata quien se encuentra en el supuesto del párrafo 2.
«La utilización o revelación de un secreto empresarial se consideran ilícitas cuando, sin el consentimiento de su titular, las realice quien haya obtenido el secreto empresarial de forma ilícita, quien haya incumplido un acuerdo de confidencialidad o cualquier otra obligación de no revelar el secreto empresarial, o quien haya incumplido una obligación contractual o de cualquier otra índole que limite la utilización del secreto empresarial.»
Este segundo párrafo se refiere a supuestos de infracción de naturaleza extracontractual, es decir, aquellos en los que no hay una relación obligacional entre infractor e infringido, pero también a supuestos en los que hay una relación contractual que se quebranta: Incumplimiento de un acuerdo de confidencialidad, un pacto de no revelar secretos o una obligación contractual de otra índole en la que se haya limitado expresamente el uso se decretos empresariales. En todo caso, parece razonable exigir que esas limitaciones al uso se hayan pactado expresamente.
Junto a estos comportamientos o actuaciones directos o inmediatos, el párrafo 3 hace referencia a supuestos de infracción indirecta o mediata, en la que el infractor se aprovecha de la ilicitud cometida por un tercero. Aquí los supuestos sancionadores son severos por cuanto se castiga tanto a quien actúa con la certeza de que utiliza, accede o revela secretos de un tercero, sino también como a aquellos que estaban en disposición de saber que esa información o contenidos eran ilícitos.
«La obtención, utilización o revelación de un secreto empresarial se consideran asimismo ilícitas cuando la persona que las realice, en el momento de hacerlo, sepa o, en las circunstancias del caso, debiera haber sabido que obtenía el secreto empresarial directa o indirectamente de quien lo utilizaba o revelaba de forma ilícita según lo dispuesto en el apartado anterior.»
El párrafo 4 se refiere a otro supuesto de infracción indirecta o mediata, en aquellos casos en los que se almacena, comercializa o distribuye mercancía que se ha visto beneficiada por una infracción de secretos empresariales. Este párrafo permite considera infractor a cualquiera de los eslabones de la cadena, siempre y cuando conociera o estuviera en disposición de haber conocido el origen ilícito de la mercancía.
«La producción, oferta o comercialización de mercancías infractoras o su importación, exportación o almacenamiento con tales fines constituyen utilizaciones ilícitas de un secreto empresarial cuando la persona que las realice sepa o, en las circunstancias del caso, debiera haber sabido que el secreto empresarial que incorporan se había utilizado de forma ilícita en el sentido de lo dispuesto en el apartado 2.»
5.Debilidades probatorias. El uso y abuso de las presunciones.
Uno de los problemas que habitualmente surgen en los procedimientos judiciales en los que se ventilan cuestiones que afectan al secreto empresarial es el derivado de la debilidad de los medios de prueba; es habitual que quien infringe derechos de un tercero lo haga de modo subrepticio, acudiendo en muchas ocasiones a procedimientos alambicados que difícilmente dejan rastro cierto de la personalidad y circunstancias del infractor. Ante la dificultad de la prueba directa, los perjudicados se ven en la necesidad de acudir a la prueba indiciaria, es decir, a partir de determinados comportamientos observados por un competidor en el mercado, se pretende presumir que ese comportamiento sólo es posible si se ha producido previamente una infracción.
De igual modo, en ocasiones esta presunción sirve no para probar que se han infringido secretos, sino para identificar al presunto infractor, indicando que la prueba de la infracción no es sino la prueba del beneficio que sorpresivamente tiene un tercero.
Acudir a la prueba de presunciones en los procedimientos civiles obliga a quien la articula a realizar un esfuerzo argumentativo especial ya que, a falta de una prueba directa, tendrá que establecer con claridad los nexos o pasos que le permiten realizar, sin género de dudas, esa presunción que tendrá un resultado especialmente gravoso para el infractor. De hecho, es doctrina jurisprudencial