Este criterio jurisprudencial, finalmente consolidado, determina que no baste invocar de modo genérico el carácter secreto de una información, es necesario acreditar que la misma cumple con los requisitos materiales (o de contenido de la información) y formales (de medidas adoptadas para su protección) previstos en el artículo 39 de los mencionados acuerdos.
Por lo tanto, el cauce normal de protección de los derechos empresariales en el ámbito civil o mercantil se canalizaba a través de la Ley de Competencia Desleal (3/1991, de 10 de enero), que habilitaba el ejercicio de las acciones previstas en el artículo 32 de la norma para aquellos comportamientos que pudieran reputarse desleales por infracción del artículo 13.
En el ámbito penal también se establecía un sistema de protección de los secretos empresariales ante aquellas infracciones que pudieran reputarse más graves, aunque el Código Penal no da un concepto de secreto. Hay un bloque normativo de protección de secretos vinculado a los delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio (artículo 197 a 201) y un segundo bloque normativo referido a los delitos relativos al mercado y a los consumidores (artículos 278 y 279 que se refieren expresamente a secretos empresariales o de empresa).
La Sala II del Tribunal Supremo también ha aceptado el concepto de secreto empresarial que facilita el ADPIC, así en la STS de 20 de diciembre de 2018 (ECLI:ES:TS:2018:4422), se indica: «A falta de un concepto legal de secreto empresarial que nos permita deslindar en cada caso si concurre o no el referido tipo, también podemos acudir al artículo 39 del ADPIC (ratificado por España el 30 de Diciembre de 1994 y publicando en el BOE de fecha 24 de Enero de 1995), según el cual la información debe reunir los siguientes caracteres: a) Que sea secreta, en cuanto no sea conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información. b) Que tenga un valor comercial o competitivo por ser secreta. c) Que haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias concurrentes, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla.»
En la medida en la que la protección del secreto empresarial es una cuestión que afecta al normal funcionamiento del mercado, era razonable que hubiera una preocupación global respecto de las medidas de protección del secreto. Los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio son un ejemplo claro de esta preocupación transnacional.
En el ámbito de la Unión Europea, en distintas directivas y reglamentos comunitarios se ha hecho referencia a que el derecho a la protección de los secretos comerciales es un principio general del Derecho de la Unión (véase las sentencias de 24 de junio de 1986, AKZO Chemie y AKZO Chemie UK/Comisión (53/85, EU:C:1986:256), apartado 28; de 19 de mayo de 1994, SEP/Comisión (C-36/92 P, EU:C:1994:205), apartado 37; de 14 de febrero de 2008, Varec (C-450/06, EU:C:2008:91), apartado 49, así como de 29 de marzo de 2012, Interseroh Scrap and Metals Trading (C-1/11, EU:C:2012:194), apartado 43), sobre todo en materia de protección de la libre competencia. Pero no ha sido objeto de armonización hasta que no se ha aprobado la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas (DO 2016, L 157, p. 1).
Esta Directiva de la UE es la que da lugar a la Ley española 1/2019, de 20 de febrero, por la que se traspone dicha norma europea. El plazo de transposición de la Directiva vencía el 9 de junio de 2018, España se demoró más de 8 meses, pero no se llegó a abrir ningún expediente sancionatorio.
Antes de entrar a analizar los principios y objetivos de la Directiva, es importante destacar que la misma nace como un complemento normativo a al régimen general de protección de la innovación empresarial y el emprendimiento, que se fija como uno de los grandes retos de la Unión Europea para este nuevo milenio. El empresario puede proteger elementos de valor de su compañía por medio de derechos de propiedad industrial (patentes, marcas, diseño industrial, nombres de dominio, nombres comerciales) que no necesitan ser protegidos como secreto porque el legislador comunitario y nacional le dan ya instrumentos fuertes de protección por medio de normas específicas.
La Directiva busca trasladar al ámbito de los secretos alguno de los mecanismos procesales que la Unión Europea limitadamente pretende generalizar a la protección de la propiedad industrial. Limitadamente, por cuanto la UE debe respetar, en principio, la autonomía de los Estados miembros para desarrollar los instrumentos procesales adecuados, siempre que se garantice la efectividad en el cumplimiento de esos objetivos.
También es importante destacar que la Directiva busca un punto de equilibrio entre distintos extremos en tensión, el primero de ellos la necesidad de que funcione eficazmente el libre mercado, que no se creen barreras artificiales para la libre circulación de mercancías y de personas.
Puede polarizar el debate la defensa de algunos derechos fundamentales de los trabajadores, la libertad de expresión, la libre comunicación, la intimidad…
En el otro extremo, es razonable que el empresario quiera darle la mayor cobertura posible a aquellos elementos que considera valiosos en su empresa, corriéndose así el riesgo de que se establezca una protección desmesurada de lo que se considera secreto.
Los planteamientos del empresario son trascendentes, pero no en cuanto a la sobredimensión de los secretos, sino en cuanto a la adopción de medidas adecuadas para protegerlos, medidas que debe habilitar de antemano, ya que no puede reclamar la protección de los tribunales si, previamente, no ha establecido unas cautelas básicas.
Es interesante reseñar los principios que recoge la Directiva Comunitaria ya que permitirán establecer con precisión cuales son los objetivos tanto de la norma europea como la española, entendiendo, en todo caso, que, al regular la UE el secreto empresarial, el concepto de secreto empresarial ya no lo define cada Estado, sino que se trata de un concepto propio de la UE, sometido al control del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sin perjuicio de que el desarrollo procesal de los instrumentos de protección del secreto empresarial sí que quedan en manos de cada uno de los Estados, siempre que se garantice que cualquier ciudadano de la Unión europea tiene un sistema de protección efectivo y equivalente en cualquier Estado.
La Directiva afirma en su exposición de motivos:
1) Que los conocimientos técnicos (know how) e información, son la moneda de cambio de la economía del conocimiento y proporcionan una ventaja competitiva. Esta inversión en la generación y aplicación de capital intelectual es un factor determinante para su competitividad y su rendimiento asociado a la innovación en el mercado y, por tanto, para la rentabilidad de sus inversiones, que constituye la motivación subyacente a la investigación y el desarrollo en las empresas.
2) Las empresas, sea cual sea su tamaño, valoran los secretos comerciales tanto como las patentes u otros derechos de propiedad intelectual. Utilizan la confidencialidad como una herramienta de gestión de la competitividad empresarial y de la innovación en investigación, para proteger información de muy diversa índole que no se circunscribe a los conocimientos técnicos, sino que abarca datos comerciales como la información sobre los clientes y proveedores, los planes comerciales y los estudios y estrategias de mercado. Incluso se afirma que las pequeñas y medianas empresa dan mayor valor a sus secretos.
3) Los secretos comerciales desempeñan un papel importante en la protección del intercambio de conocimientos entre las empresas —incluidas, en particular, las pymes— y los organismos de investigación de dentro y de fuera de las fronteras del mercado interior, en el contexto de la investigación y el desarrollo, y de la innovación. Los secretos comerciales son una de las modalidades de protección de la creación intelectual y de los conocimientos técnicos innovadores que las empresas más suelen utilizar, pero también es la modalidad menos protegida por el actual marco jurídico de la Unión contra la obtención, utilización o revelación ilícitas por terceros.
4) Las empresas innovadoras están