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Eine Kombination von 3D-Marke mit einem weiteren Element – etwa einem Wortbestandteil – ist zulässig und steht einer Anmeldung als 3D-Marke nicht entgegen; vielmehr sind dies die Fälle, in denen der traditionelle Gedanke der Selbstständigkeit von Marke und Ware, wie er praktisch uneingeschränkt zu Zeiten des WZG galt, weiterhin gewahrt ist (vgl Sambuc GRUR 2009, 333, 34). Darüber hinaus kann ein zusätzliches Wortelement wie bei der Aufschrift „Lindt“ eines Goldhasen die Marke unterscheidungskräftig iSv § 8 Abs 2 Nr 1 machen; ohne diesen Bestandteil ist die Unterscheidungskraft zu verneinen (EuGH GRUR 2012, 925 – Goldhase mit Glöckchen). Dies gilt auch dann, wenn es sich bei dem weiteren Bestandteil um das schutzbegründende Element handelt. Eine 3D-Marke ist deshalb auch bei Kombination verschiedener Markenkategorien einem Markenschutz zugänglich (BPatGE 43, 122, 124 – MAG-LITE Taschenlampe; BGH GRUR 2005, 158, 159 – Stabtaschenlampe „MAGLITE“; vgl Rohnke/Thiering GRUR 2012, 967, 969, EuGH GRUR 2012, 925 – Goldhase mit Glöckchen). Nicht markenfähig als Formmarke ist ein Zeichen, das aus einer auf der Sohle eines hochhackigen Schuhs aufgebrachten Farbe besteht, da sie nicht ausschließlich aus der „Form“ dieser Ware besteht (EuGH GRUR 2018, 842 – Chistian Louboutin/Van Haren; zustimmend Ruess GRUR 2018, 898, 899 f), wobei allerdings die Form des Schuhs nicht von der Marke umfasst war (Ruess GRUR 2018, 898,899). Deshalb bedarf es bei der Prüfung der Eintragungsfähigkeit keiner Entscheidung der Frage, ob die Gestaltung der Ware als solche – ohne das zusätzliche Element – schutzfähig nach § 8 Abs 2 wäre. Eine solche Prüfung wäre ggf im Kollisionsverfahren nachzuholen.
1. Allgemeines
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Die abstrakte Markenfähigkeit ist dann zu verneinen, wenn die Ausnahmevoraussetzungen des § 3 Abs 2 eingreifen. Danach sind dreidimensionale Gestaltungen nicht abstrakt markenfähig, die ausschließlich aus einer Form bestehen, die durch die Art der Ware, ihrer Verpackung (BGH GRUR 2001, 56, 57 – Likörflasche) oder anderen charakteristischen Merkmalen selbst bedingt oder zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist bzw der Ware einen wesentlichen Wert verleiht. Diese Bestimmung soll als spezielle Regelung des Freihaltungsbedürfnisses der Mitbewerber Dauermonopolrechte an essenziellen, technischen oder ästhetischen Produktmerkmalen verhindern (vgl Rohnke/Thiering GRUR 2011, 8, 9; Sambuc GRUR 2009, 333 f und 335; Hecht MarkenR 2017, 381, 383). Mitbewerber sollen nicht daran gehindert werden können, bei der Gestaltung ihrer Produkte eine bekannte technische Lösung einzusetzen oder ihren Produkten bestimmte vorteilhafte Eigenschaften zu verleihen (BGH GRUR 2006, 679, 681 – Porsche Boxster; vgl auch Schrader MarkenR 2006, 310, 311 ff zur Frage des Schutzumfangs nach Eintragung).
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Soweit die Marke „aus anderen charakteristischen Merkmalen“ besteht, handelt es sich letztlich entgegen der Gesetzesbegründung zum Markenmodernisierungsgesetz (MaMoG) (BT-Drucks 19/2898, 61) um eine Erweiterung der Ausschlussgründe von Formzeichen auf andere Markenformen (Hacker GRUR 2019, 113, 115). Das Zeichen ist damit auch dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn es artbedingt, technisch bedingt oder wertbedingt ist (Figge/Hörster MarkenR 2018, 509, 510). So kommt eine abstrakte Farbmarke in Betracht, bei der die betreffende Farbe für die beanspruchten Waren eine technische Funktion erfüllt (vgl BPatGE 42, 51 -Farbmarke violett). Eine Klangmarke, die zB aus der Wiedergabe von Vogelgezwitscher besteht, dürfte nach § 3 Abs 2 Nr 1 für „lebende Tiere“ der Klasse 31 von der Eintragung ausgeschlossen sein (Hacker GRUR 2019, 113, 115). Nicht genügen dürfte, dass das Zeichen nur Assoziationen an die Waren hervorruft (Hacker GRUR 2019, 113, 115).
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§ 3 Abs 2 übernimmt laut amtl Begr zum RegE weitgehend die Kriterien, die von der Rspr zur Ausstattungsfähigkeit dreidimensionaler Gestaltungen entwickelt worden waren (Sonderheft BlPMZ 1994, 59). Indes stimmt die Formulierung weitgehend mit § 1 Abs 2 des einheitlichen Benelux-Markenrechts überein, so dass sich eine Orientierung an der hierzu ergangenen Rspr empfiehlt. Schon wegen der unterschiedlichen Begriffe ist Vorsicht bei der Übertragung der zur Ausstattungsfähigkeit aufgestellten Grundsätze geboten. Der Regelungsbereich beschränkt sich dem Wortlaut nach auf Formen, so dass eine Anwendung auf reine Farbmarken-Anmeldungen an sich nicht in Betracht kommt (BPatG MarkenR 2005, 286, 290 – Farbmarke gelb für farbige Formmarken). Indes hat letztlich die Formmarke die schon vorher zulässige produktdarstellende Bildmarke ergänzt, so dass im Freihaltungsinteresse der Mitbewerber eine Anwendung von § 3 Abs 2 geboten erscheint (vgl BGH GRUR 1999, 495, 496 – Etiketten; Ingerl/Rohnke § 3 Rn 42). Nach der Neuformulierung des Markengesetzes durch das Markenmodernisierungsgesetz (MaMoG), wonach auch Formen oder andere charakteristische Merkmale von der Eintragung ausgeschlossen sind, geht es um die Erweiterung der Schutzausschliessungsgründe für Formzeichen (BT-Drucks 19/2898,61). Letztlich handelt es sich um eine Erweiterung der Ausschlussgründe von Formzeichen auf andere Markenformen (Hacker GRUR 2019, 113, 115).
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Ob das Freihaltungsbedürfnis abschließend durch § 3 Abs 2 geregelt wird, ist str. Der BGH bejaht eine Anwendbarkeit von § 8 Abs 2 Nr 2 neben § 3 Abs 2 (BGH GRUR 2001, 334, 337 – Gabelstapler; WRP 2001, 265, 269 – Stabtaschenlampen; WRP 2001, 269, 273 – Rado-Uhr; so auch in den Folgeentscheidungen BGH GRUR 2004, 502 – Gabelstapler II, 2004, 505 Rado-Uhr II, 2004, 506 – Stabtaschenlampen II, in denen jeweils zur Feststellung eines Freihaltungsbedürfnisses nach § 8 Abs 2 Nr 2 an das BPatG zurückverwiesen worden ist, wo bei Gabelstaplern ein Freihaltungsbedürfnis bejaht und die Eintragung versagt worden ist (BPatG BlPMZ 2005, 267 – Gabelstapler III; BPatG Mitt 2007, 37 – Rado-Uhr II; BGH GRUR 2006,