Para estos efectos, el legislador andino y el TAJ reconocen en favor del diseñador de moda dos modalidades de explotación del dibujo o modelo industrial que protege a la creación de moda: la cesión o transferencia (Parágrafo 1) y la licencia de explotación de uso (Parágrafo 2). La distinción de estos instrumentos jurídicos obedece a la necesidad de identificar que en los contratos de explotación concernientes a los dibujos y modelos industriales de moda existe una separación del monopolio que el legislador y la jurisprudencia reconocen a los derechos de propiedad intelectual.
§.1. LA TRANSFERENCIA O CESIÓN
“La cesión del derecho sobre el diseño industrial implica la transferencia total de las prerrogativas legales sobre el diseño industrial. Sus efectos son similares a los de un contrato de venta”273.
El Régimen Andino no establece ninguna regulación al respecto; simplemente, prevé de manera general que el designer cuenta con esta prerrogativa. Al guardar silencio respecto de esta modalidad de transferencia, el legislador andino dejó en cabeza de las partes la facultad de dotar de contenido a este contrato. En ese sentido, el principio de la libertad contractual y la autonomía de la voluntad desempeñan un rol determinante con el fin de establecer bajo qué condiciones puede realizarse la transferencia274.
Como todo contrato, debe cumplir con los requisitos de validez que prevé la ley, esto es, capacidad, consentimiento, objeto y causa lícita275. La cesión puede realizarse en un solo acto jurídico o, por el contrario, incluirse en una cláusula en un contrato por encargo.
En virtud de este acuerdo, el cedente y el cesionario son libres de determinar el alcance de la transferencia; así, por ejemplo, puede tener por objeto la reproducción total o parcial del diseño industrial276. Así mismo, debe identificarse si va a tener un límite temporal o espacial y si esta se efectúa a título gratuito u oneroso.
La Decisión andina guarda silencio respecto de la formalidad que el contrato debe adoptar, es decir, si debe ser escrito o no. En ese orden, el contrato de cesión no se encuentra sujeto a ninguna formalidad escrita; sin embargo, por seguridad jurídica, se aconseja a las partes que adopten la modalidad escrita, toda vez que por tratarse de un acto de transferencia del derecho debe estar inscrito ante la Superintendencia de Industria y Comercio277.
Ahora, debido a que en Colombia coexiste el régimen previsto en la decisión andina y la normatividad interna colombiana, puede afirmarse respecto de esta modalidad de transferencia que existen dos regímenes.
En efecto, la normatividad prevista que regula la Decisión andina corresponde a lo descrito en este parágrafo; no obstante, la novedad la presenta el ordenamiento colombiano compuesto por la Ley 1450 de 2011. Precisamente, esta ley incorporó el plan nacional de desarrollo colombiano y reguló de manera general los actos de transferencia de propiedad industrial incluidos los de los diseños industriales. El Artículo 29 de la ley en cita establece lo siguiente:
TRANSFERENCIA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Salvo pacto en contrario, un contrato de prestación de servicios o de trabajo se presumen transferidos a favor del contratante o del empleador respectivamente. Para que opere esta presunción se requiere que el contrato respectivo conste por escrito.
La regla de la referencia establece un principio general respecto de la transferencia de derechos de propiedad industrial (A). Debido a las implicaciones que tiene este tipo de contratos en el mundo de la moda, resulta necesario señalar su alcance (B).
A. PRESUNCIÓN LEGAL DE TRANSFERENCIA
El artículo 66 del Código Civil colombiano establece que se presume un hecho que se deduce de ciertos antecedentes o circunstancias conocidas. De la misma manera, prevé que se puede probar la no existencia del hecho que legalmente se presume, salvo que se trate de una presunción de derecho, es decir, de aquella que no admite prueba en contrario278.
La Ley 1450 de 2011 estableció una presunción legal de transferencia, lo cual significa que se trata de una presunción que admite prueba en contrario279. Para que tenga aplicación, la norma distingue que debe tratarse solamente de dos modalidades de contratos: los de trabajo280 y de prestación de servicios281. Así, se presume que se transfieren los derechos de propiedad industrial, es decir, de las patentes, las marcas y los diseños industriales, siempre que estemos en presencia de un contrato de trabajo o de prestación de servicios.
La nota distintiva de estos contratos radica en la independencia de la actividad del contratista, de la subordinación o dependencia propias del contrato de trabajo282.
La Corte Constitucional colombiana ha señalado que el contrato de prestación de servicios se caracteriza porque la prestación de servicios versa sobre una obligación de hacer283, en donde la experiencia, capacitación y formación profesional de la persona son determinantes para la ejecución de una determinada labor. De la misma manera, la autonomía e independencia del contratista, desde el punto de vista técnico y científico, constituye el elemento esencial de este contrato284. Así, el contratista cuenta con un amplio margen de libertad para desarrollar el objeto contractual, teniendo como límite las estipulaciones del contrato y el plazo acordado285.
De manera contraria, para que se configure un contrato de trabajo, se requiere la actividad personal del trabajador, esto es, que el trabajador realice la labor encomendada la cual no puede ser delegada. La subordinación o dependencia, es decir, que en el cumplimiento de las labores el empleado no tenga autonomía ni independencia. Finalmente, se exige un salario como contraprestación de la labor realizada.
Ahora bien, las creaciones intelectuales que surgen como consecuencia de estos contratos se presumen transferidos al empleador o el contratante de manera automática por el solo hecho de la celebración del contrato y su formalidad escrita. En ese sentido, el escrito constituye una solemnidad sin la cual el acto de transferencia no puede surgir a la vida jurídica. Así lo señala el Artículo 29 de la ley de la referencia, al establecer que para que opere la presunción se requiere únicamente que el contrato conste por escrito.
Generalmente, cuando los diseñadores de moda se insertan en este tipo de contratos no son conscientes de su calidad de creadores, interesándose únicamente de su condición al momento de terminar el contrato de prestación de servicios o de trabajo286. En ese sentido, resulta necesario analizar cuál es el alcance de la presunción legal de transferencia.
B. ALCANCE DE LA PRESUNCIÓN LEGAL
De lo expuesto, puede observarse que la presunción legal solamente opera para aquellos contratos de trabajo o de prestación de servicios en los que las partes hayan guardado silencio respecto de la transferencia de los derechos de propiedad industrial que consten por escrito.
Al ser tan general, la regla deja muchos vacíos y dificultades, especialmente en lo que concierne al contrato de trabajo. Esto, debido a que el artículo 29 guarda silencio en relación con aquellos eventos en que el designer realizó el dibujo o modelo fuera de las funciones del contrato de trabajo, pero, en horario de trabajo y con medios o datos proporcionados por el empleador, ¿en cabeza de quién se radica la titularidad? ¿La presunción también opera en estos eventos?
No existe un pronunciamiento judicial ni del TAJ ni del Consejo de Estado. Sin embargo, la