Eine neue Qualität erlangt der Know-how-Schutz durch die Richtlinie (EU) 2016/943 vom 8.6.2016 über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertrauliche Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung.21
Am 26.4.2019 trat das deutsche GeschGehG in Kraft und setzt damit die vorgenannte Richtlinie um. Es ersetzt die §§ 17 ff. UWG (a.F.) und passt den Know-how-Schutz an die anderen Gesetze zum Schutz des geistigen Eigentums (z.B. PatG, GebrMG, DesignG, MarkenG etc.) an:
– Der Begriff des „Geschäftsgeheimnisses“ umfasst alle denkbaren Informationen“, die den Vorgaben des § 2 Nr. 1 GeschGehG genügen. Der Begriff der „Information“ wird im GeschGehG nicht definiert und ist daher sehr breit zu verstehen. Diese Ansicht wird durch die Begründung des Referentenentwurfs des BMJV gestützt, der darauf verweist, dass „ausweislich des Erwägungsgrunds 14 der Richtlinie Grundlage der Definition des Geschäftsgeheimnisses ist, dass sie Know-how, Geschäftsinformationen und technologische Informationen abdeckt, ...“. Außerdem entspreche die Definition des Geschäftsgeheimnisses Art. 39 Abs. 2 TRIPS und im Wesentlichen der von der Rechtsprechung zu § 17 UWG a.F. entwickelten Definition des Geschäftsgeheimnisses.
– Eine weitere Kernaussage gemäß § 2 Nr. 1 a)–c) GeschGehG betrifft die Notwendigkeit, dass die Information geheim, Gegenstand von den Umständen nach angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen durch ihren rechtmäßigen Inhaber ist und ein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung besteht. Bei der Angemessenheit der Geheimhaltungsmaßnahmen dürfte es gerade kleineren und mittleren Unternehmen, die schon erhebliche Probleme mit der Umsetzung der DSGVO haben, z.B. schon schwerfallen, alle entsprechenden Informationen zu kategorisieren und dann entsprechende Maßnahmen vorzusehen. Auch die in § 2 Nr. 1c) GeschGehG geforderte Nachweispflicht bzgl. des „berechtigten Interesses an der Geheimhaltung“ dürfte in Kombination mit den „angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen“ viele KMU überfordern.
– Schließlich sind auch die in § 3 Abs. 1 Nr. 2 GeschGehG genannten erlaubten Handlungen des „Beobachtens, Untersuchens, Rückbauens oder Testens eines Produkts oder Gegenstands“ gerade auch im Bereich der Software- und Datenbankentwicklung und der Software-/Datenbankverwertung sehr bedeutsam, da bisher mithin bzw. überwiegend immer noch das Reverse Engineering – gestützt durch die Rechtsprechung – verboten war. Im Umkehrschluss zu § 2 Abs. 2 GeschGehG, der die Erlangung, Nutzung oder Offenlegung eines Geschäftsgeheimnisses ermöglicht, wenn dies durch Gesetz, aufgrund eines Gesetzes oder durch Rechtsgeschäft gestattet ist, und aufgrund des § 4 Abs. 2 Nr. 2, 3, der ausdrücklich die Handlungsverbote des Verstoßes „gegen eine Verpflichtung zur Beschränkung der Nutzung des Geschäftsgeheimnisse (§ 4 Abs. 2 Nr. 2 GeschGehG) oder gegen eine Verpflichtung, das Geschäftsgeheimnis nicht offenzulegen (§ 4 Abs. 2 Nr. 3 GeschGehG)“ enthält, muss also in Verträgen das Verbot des Reverse Engineering ausdrücklich geregelt werden, wenn dies im Interesse des Unternehmens ist, das seine Software bzw. seine Datenbanken entsprechend schützen will. Diese Vorschriften hätten also seit spätestens 26.4.2019 dazu führen müssen, dass gesonderte Geheimhaltungsvereinbarungen und Geheimhaltungsvereinbarungen in z.B. F&E- und Lizenzverträgen umgehend hätten angepasst werden müssen bzw. in neueren entsprechenden Verträgen gleich berücksichtigt werden müssen. Es ist dabei sorgfältig zu prüfen, ob es – je nachdem, ob es sich um vertikale (z.B. einseitige Geheimhaltungsvereinbarungen, Auftragsforschung, Lizenzverträge), und/oder horizontale Verträge (z.B. wechselseitige Geheimhaltungsvereinbarungen, Forschungskooperation, Verträge über gemeinschaftliche Erfindungen/Urheberrechte) handelt – notwendig ist, derartige Reverse Engineering-Klauseln in den Verträgen je nach Interessenlage vorzusehen bzw. nicht vorzusehen. Da insbesondere aber nicht nur gesonderte Geheimhaltungsvereinbarungen immer häufiger dem Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingen unterliegen, empfiehlt es sich, insbesondere das Verbot des Reverse Engineering ausdrücklich individuell in Verbindung mit Geheimhaltungsverträgen zu verhandeln, um auch AGB-rechtliche Probleme zu vermeiden.22
3. An einem Softwareurheberrecht/an einer Datenbank
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Aus § 29 Abs. 2 i.V.m. § 31 Abs. 1 UrhG und aus § 87b UrhG ergibt sich, dass auch die urheberrechtlichen und die datenbankherstellerrechtlichen (ausschließlichen) Benutzungsrechte positive Benutzungsrechte sind, ähnlich wie bei den gewerblichen Schutzrechten (z.B. selbstständiges Klagerecht des ausschließlichen Lizenznehmers).23
4. An einer Marke
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§ 30 MarkenG bringt im Gegensatz zum vorher bestehenden WarenzeichenG zum Ausdruck, dass die Marke Gegenstand einer (ausschließlichen oder nichtausschließlichen) Lizenz sein kann und es sich daher bei diesen Lizenzen ebenfalls um positive Benutzungsrechte handelt.24
1 Vgl. dazu Klauer/Möhring, PatG, Rn. 21 zu § 9; zuletzt Ann, GRUR Int. 2004, 698; Kraßer, 925 ff., 927, und Pahlow, S. 16 ff. 2 In der Fassung vom 16.12.1980, BGBl. I 1981, 1, zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 19.10.2013 (BGBl. I, 3830). 3 Das heißt nach dem Gesetzeswortlaut „Der Anspruch auf Erteilung des Patents und das Recht aus dem Patent“. 4 Vgl. BT-Drucks. 8/2087, 25; vgl. auch § 43 Abs. 1, 2 GPÜ. 5 BGH, 5.7.1960, GRUR 1961, 27. 6 Klöppel, passim; vgl. auch einschränkend Lichtenstein, NJW 1965, 1839, und die Kritik dazu von Lüdecke, NJW 1966, 815 ff.; RG, 17.12.1886, RGZ 17, 53; Pahlow, S. 45 ff. 7 Kohler, 509; Isay, Anm. 31 zu § 6; Pietzcker, Anm. 16 und 18 zu § 6; Klauer/Möhring, PatG, Anm. 23 zu § 9; Krausse/Kathlun, Anm. 8 A zu § 9; Kisch, 215; Rasch, 6; Lüdecke-Fischer, 370; Lichtenstein, NJW 1964, 1345, 1346; Benkard/Scharen, PatG, Rn. 5 ff. zu § 9 m.w.N.; Benkard/Ullmann/Deichfuß, PatG, § 15, Rn. 56 f., RG, 18.8.1937, RGZ 155, 306; Kraßer/Ann, S. 982 ff., 986 f.; Pahlow, S. 47 ff. 8 Vgl. unten Rn. 36, 362 f. 9 Vgl. unten Rn. 291 ff.; zur negativen Lizenz Benkard/Ullmann/Deichfuß, PatG, Rn. 57 zu § 15; B. Bartenbach, Mitt. 2002, 503 ff., sowie Kraßer/Ann, S. 984, und die folgenden Fallbeispiele; Dombrowski, GRUR-Prax 2015, 149. 10 Vgl. dazu BGH, 23.3.1982, NJW 1982, 2861; BGH, 24.6.1952, GRUR 1953, 29; BGH, 16.11.1954, GRUR 1955, 286, 289. 11 BGH, 26.6.1969, GRUR 1969, 677; BGH, 17.3.1961, GRUR 1961, 466, 468. 12 Wird kein Schutzrecht erteilt, ergeben sich im Hinblick auf das mit der Veröffentlichung verbundene Problem der Offenkundigkeit für das Know-how erhebliche Probleme, vgl. dazu Stumpf, Der Know-How-Vertrag, Rn. 259 ff.; zu Verbesserungen und Weiterentwicklungen BGH, 29.1.1957, 485, 487; Klauer/Möhring, PatG, Rn. 84 zu § 9; Benkard/Ullmann/Deichfuß, PatG, Rn. 156 zu § 15; ständige Rechtsprechung des BGH, vgl. z.B. BGHZ 86, 330, 334; siehe unten Rn. 308, 331, 337, 359. 13 Wie Fn. 12 und BGH, 23.3.1982, NJW 1982, 2861, 2863; siehe auch Benkard, PatG, Rn. 166 ff. zu § 15; vgl. unten Rn. 73, 74. Am 14.12.2010 hat die EU-Kommission einen Vorschlag für einen Ratsbeschluss unterbreitet, der ein einheitliches EU-Patent ermöglichen soll, SZ v. 9.12.2010. Am 10.3.2011 wurde vom Wettbewerbsrat der EU zwar dem Gemeinschaftspatent, nicht aber einer gemeinsamen EU-Gerichtsbarkeit zugestimmt, was der Akzeptanz des Gemeinschaftspatents nicht dienlich sein dürfte. 14 Pietzcker, Anm. 2, 7, 16 zu § 6; Reimer, PatG, Anm. 21 zu § 9; Krausse/Katluhn/Lindenmaier, Anm. 17 zu § 9; Benkard/Ulmmann/Deichfuß,